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【壹週刊】保護創業品牌別漏了這一步

商標完成註冊而享有商標專用權,必須經過幾個過程!

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文/詹豐隆(博盛國際智權法律事務所總經理、FB粉專「詹詹自喜的白話智權」、東吳大學法律研究所)從商業行銷的角度來看,「品牌」是不可缺失的一環,但如果要使「品牌」在法律的位階上享有一席之地,顯然必須完成商標註冊,方是「名正言順」。而要申請商標並完成註冊,其實並非困難的事,但有許多無法順利取得註冊的商標,常常只是因為漏了一個環節!  為什麼「商標」要提出申請前,一定要先進行「商標申請前檢索」?                首先,我們得先了解商標之所以能完成註冊而享有商標專用權,必須經過幾個過程!最重要的即是「商標申請案」本身必須通過「識別性審查」,所以,了解什麼商標識別性,自是相當重要的一件事。何謂「識別性」?                                                                                                 按照商標法的定義,是使消費者可以識別產品或服務的「來源」,而這裡所稱的「來源」並非產地,而是「誰賣(提供)的」,也就是讓消費者在準備購買產品或接受服務時,即可輕易的判別這個產品、或服務的供應者是誰,這樣對於消費者才是有相對保障的。所以如果今天業者要為自己的品牌提出商標申請,那麼首先就必須先確認這個做為「商標」使用的「品牌」,本身是否具有「識別性」?如果有,提出申請後,在審查後獲得「核准處分」的可能性才會高。什麼樣的「商標」才具有識別性?                                                                       一、 使商標內容定義完成時,即「具有先天識別性」。為了讓各位讀者比較容易了解,我反過來說明什麼叫做「不具先天識別性」。例如:在定義「品牌」元素時,就要先把「商標能否完成註冊」的因素考量進去,避開圖形或文字等「不具識別性」的元素,如此一來,初定義的「品牌」若要作為「商標」提出申請,核准註冊的機會就會更高。二、 進行「申請前檢索」。假設你有一個商標「龍飛鳳舞」(如下圖),要申請在衣服的類別(商標申請採分類制,衣服在第25類);我們初步判斷「龍飛鳳舞」四個字如果作為衣服類的商標,應該可以「具有先天識別性」(請讀者自行對照上述「不具識別性」判斷)。接下來,就要先對這個商標進行「申請前檢索」。請問你會怎麼做?大部份非專業的申請人(指自行提出申請的申請人)通常會在官方資料庫裡的檢索欄位裡輸入「龍飛鳳舞」四個字,然後進行檢索,系統跑完的結果呈現沒有相同商標,所以申請人就開心的把申請案送出去了,但經過審查後,案子還是被駁了(通常官方會先發一份「核駁理由先行通知」)。為什麼會這樣呢?明明具有「先天識別性」啊?明明也做過「申請前檢索」啦?原因大概是『排除了「完全相同」的前案,卻沒排除「近似」的前案』!例如,其實有一個已經完成註冊在先的商標是「龍飛鳳五」、或「龍鳳飛舞」;又或者是,在相同類別雖然沒有「相同」或「近似」的前案,但在相關類別卻有,這都會成為造成「申請商標」被核駁的原因,所以,這裡我們理出一個邏輯順序:通常,只要把握上述步驟,案件核准率就會大幅提高,或者說,被核駁的風險會整個大幅降低。結論:差「商標檢索」這一步,可能讓你陷入經營品牌不願見到的「痛苦抉擇路」在實務上,我們常會遇到申請人的「品牌」已經行銷一段時間,「才想到」、或者「才準備」要進行「商標申請」,在這樣的情況中,有很高的比例在「識別性」判斷時就會有問題,尤其是新創的公司、新創的品牌,因為過去尚不了解「商標註冊」的眉角。所以在對「品牌」做定義時,常常只把握了「好聽、好唸、好記」的原則,卻未將「可完成商標註冊」的要件考量進去,所以,常被迫要面對是否修改「品牌」的痛苦抉擇;另一個問題則是可能會面臨到相同商標已經「被註冊」、或被「惡意搶註」的情況,這個部份,我們另篇再做討論。在此,建議如果「品牌」有商標申請的必須性,則在定義「品牌」時,一定要將「商標註冊」要件的規則弄懂,以使商標在提出申請後,可以輕易通當審查大關,順利完成註冊。
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避開圖形或文字等「不具識別性」的元素,如此一來,初定義的「品牌」若要作為「商標」提出申請,核准註冊的機會就會更高。

有一個已經完成註冊在先的商標是「龍飛鳳五」、或「龍鳳飛舞」;又或者是,在相同類別雖然沒有「相同」或「近似」的前案,但在相關類別卻有,這都會成為造成「申請商標」被核駁的原因。

為什麼會這樣呢?明明具有「先天識別性」啊?明明也做過「申請前檢索」啦? 原因大概是『排除了「完全相同」的前案,卻沒排除「近似」的前案』!

本刊邀請擅長處理電商、科技類智慧財產權爭議的詹豐隆智權管理顧問,定期為大家分享其實務經驗。(圖為詹豐隆提供)



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